Esclarecimentos sobre a nota técnica nº. 03/2022 emitida pelo INPI e
Exemplos de alteração do sinal distintivo das marcas ao longo do tempo
Uma marca tem por finalidade distinguir produtos e serviços. Por isso, pode ser considerada um dos ativos de propriedade intelectual mais importantes do seu negócio. Afinal, é através dela que seu cliente/consumidor final irá identificar e escolher o seu produto ou serviço.
Após o deferimento do pedido de registro de marca, é necessário o recolhimento da taxa para expedição do certificado. Nesse passo, de acordo com o art. 133 da Lei 9279/96, o registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da concessão, sendo possível a prorrogação por períodos iguais e sucessivos.
Ademais, dentre as proteções de direitos de propriedade industrial, a marca é a única que, se cumprido os requisitos estabelecidos em lei e formalidades do INPI, pode ser sucessivamente renovada por prazo indefinido.
Todavia, embora haja a possibilidade de ter uma proteção marcaria de forma sucessiva, a Lei também prevê, em seu artigo 142[1], hipóteses de extinção do processo da marca, dentre eles a caducidade.
Destaca-se, entretanto, que a caducidade não ocorre de forma automática, deve ser requerida por qualquer pessoa, física ou jurídica, que possua legitimo interesse na extinção da marca.
Além disso, o requerente deve comprovar, na data do requerimento que, o titular da marca, após decorridos 5 anos da concessão, deixou de cumprir os requisitos cumulativos para manutenção da marca, quais sejam:
▶️ não tiver iniciado o uso da marca no Brasil; ou
▶️tiver interrompido o uso da marca por mais de 5 (cinco) anos consecutivo, ou se ainda, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante no certificado.
Recentemente, o INPI, publicou em 28/12/2022 nota técnica nº 03/2022 [2] acerca da caducidade de marca; atualização dos procedimentos de exame; formulação de exigências; comprovação de uso desuso por razões legítimas; e legítimo interesse do requerente da caducidade.
Dessa forma, destacamos alguns pontos relevantes:
Legítimo interesse
Como mencionado, a caducidade não ocorre de forma automática, devendo ser requerida. Dessa forma, juntamente com o pedido, o requerente deve comprovar o legítimo interesse sob pena de ter seu pedido indeferido. A nota técnica destacou algumas das principais condições para caracterização do legítimo interesse:
- Registro ou pedido de registro de marca idêntica ou semelhante para assinalar produtos idênticos, semelhantes ou afins;
- Registro ou pedido de registro de indicação geográfica, marca de alto renome ou desenho industrial reproduzido pela marca caducanda;
- Direito de personalidade;
- Direitos autorais;
- Outros direitos que caracterizem o interesse ou a atuação do requerente em segmento mercadológico idêntico ou afim aos produtos e serviços assinalados pela marca caducanda.
Comprovação do uso da marca
A fim de evitar que ocorra a caducidade, o titular da marca deve comprovar o uso. Importante ressaltar que a comprovação do uso deve ser referente a produtos ou serviços que já são oferecidos ao consumidor.
Além disso, os documentos apresentados como prova do uso da marca não podem conter modificações que impliquem alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.
Convém ressaltar que a simples preparação da marca, como criação de identidade visual da marca e impressão de rótulos, por exemplo, nada mais é do que uma utilização interna e não uso nas atividades comerciais, de acordo com a nota técnica.
Para comprovar o uso, o titular pode apresentar todos os meios de provas admitidos em lei, podendo inclusive apresentar imagens de produtos, embalagens, tags, adesivos documentos impressos ou digitais, tais como banners, folders, flyers, uso em publicidade, uso na internet, entre outros.
No entanto, importante frisar que documentos como cartão CNPJ, contrato social, contas de consumo como água, luz, declaração de imposto de renda, documentos de natureza trabalhista e/ou previdenciário, entre outros, não comprovam o uso efetivo de uma marca registrada.
Da Alteração do Caráter Distintivo Original
Poderá ainda, caracterizar caducidade do registro, a marca que tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante no certificado.
A Nota Técnica elucida, de forma clara e exemplificativa, hipóteses em que poderão ser consideradas ou não alteração do caráter distintivo. Dentre eles: adição de elementos nominativos; adição de elementos figurativos; omissão/retirada de elementos do conjunto marcário, alteração de tipologia/caracteres e inversão de palavras.
É sabido que ao longo do tempo, empresas modificam sua identidade visual, o que reflete diretamente na marca. Seja nas cores, logotipo, adicionando ou omitindo letras, palavras, figuras.
A exemplo, a Coca-Cola (que inclusive é reconhecida como marca de Alto Renome[3]), embora tenha mantido o “nome principal”, ao longo dos anos realizou mudanças na tipologia (ou logotipo ou elemento misto). Vejamos alguns processos de Registro de Marca Coca-Cola [4] frente ao INPI (marca mista / o ano do depósito / número do processos).
Outro exemplo de atualização constante é a marca Mastercard. Confira-se alguns exemplos de processos de Registro da Marca frente ao INPI (marca mista / o ano do depósito / número do processo).
Em que pese tais mudanças sejam passíveis de interpretação (se estamos diante de modificações substanciais que possam caracterizar alteração no caráter distintivo original da marca), percebe-se que as empresas citadas, a fim de salvaguardar e proteger um dos seus ativos intelectuais mais importantes, periodicamente efetuam novos registros de marca a cada mudança.
Assim, a nota técnica nº. 03/2022 emitida pelo INPI representa um avanço acerca de esclarecimentos e interpretação da regra aplicável aos procedimentos de Caducidade de Marca.
Diante dos apontamentos supra, reitere-se que ao titular da marca cabe zelar pela sua integridade e manutenção. Ao passo em que eventual interessado em utilizar sinal distintivo (ou nome) com evidências de desuso, poderá se valer estrategicamente desta hipótese para requerer a extinção por caducidade.
[1] Disponível em https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-publica-nota-tecnica-sobre-procedimentos-de-caducidade-de-marcas
[2] Lei 9.279/96 - Art. 142. O registro da marca extingue-se: (...) III - pela caducidade;
[3] Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.
[4] Todos os registros, atualmente em vigor, mencionados foram trazidos de forma exemplificativa, de titularidade da empresa The Coca-Cola Company, para especificar produtos, atualmente na classe 32, relacionados a bebidas, xarope, entre outros.